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Esistono fattispecie di uso del marchio altrui in modo legittimo.

Infatti, in determinati casi, una ditta può richiamare il marchio protetto di un’altra azienda. 

Nell’articolo precedente, abbiamo visto quali sono i diritti del titolare di un marchio registrato e in particolare il diritto a vietare l’uso del proprio marchio ad altri non autorizzati. Ora valutiamo i limiti di questa disposizione.

Partiamo dall’uso del proprio nome anagrafico o del proprio indirizzo coincidente con un marchio registrato anteriore. Questa prima ipotesi sancisce che il diritto conferito dal marchio registrato non permette al titolare di impedire a una persona fisica l’uso del suo nome o indirizzo nell’ambito di un’attività economica.

Una volta che un segno costituito da un certo nome anagrafico sia stato validamente registrato come marchio, neppure la persona che legittimamente porti quel nome può più adottarlo come marchio (in settori merceologici confliggenti).

Ad esempio: se viene registrato il marchio MARIO ROSSI per identificare un ristorante, un signore di nome MARIO ROSSI non potrà adottare il suo nome come marchio per un albergo, potrà usarlo (non registrarlo) con l’accortezza di evitare comunque il rischio di confusione in capo ai consumatori.

Come pure è legittima la prassi di alcuni stilisti di indicare il proprio nome sul prodotto (accompagnato dalla dizione: disegno di…, designed by… o anche solo by…), sempreché questo rechi in bella evidenza anche il marchio del fabbricante. Certo però non dà diritto ad un omonimo di usare il proprio patronimico in funzione distintiva, ricalcando le orme di un predecessore più accreditato.

Uso di segni o indicazioni non distintivi o esclusivamente descrittivi. Il divieto riguarda l’adozione dei segni che siano privi di carattere distintivo o consistano “esclusivamente” in indicazioni descrittive riferibili al bene contrassegnato. Ad esempio, nel marchio “Olio Seta Bilba”, l’elemento distintivo del marchio consiste nella parola “Bilba” e questo elemento del marchio non può essere imitato. Mentre le prime due parole si riferiscono a una descrizione delle caratteristiche del prodotto e quindi possono essere riprese da un altro produttore per indicare un prodotto cosmetico, ad esempio “Olio Seta Drin”.

Uso del marchio altrui referenziale e per indicare la destinazione del proprio prodotto. Alcuni beni non svolgono una funzione autonoma ma servono solo come complementi di altri beni. La parte di ricambio di una vettura non possiede autonomo valore d’uso, salvo che essa venga impiegata per rimpiazzare la parte originale che si sia logorata o guastata. Se il produttore di questi tipi di prodotti complementari non potesse richiamare con precisione il bene complesso cui essi si riferiscono, non potrebbe essere presente sul mercato. Il fabbricante del bene principale conseguirebbe così una posizione monopolistica sugli accessori o sulle parti di ricambio di tale bene.

Per questo motivo, ad esempio, una ditta di ricambi per automobili può apporre il suo marchio sulla confezione del prodotto “cerchione” e la dicitura “compatibile per auto Ford” usando con questa funzione il marchio di quella casa automobilistica. L’uso del marchio altrui è però consentito subordinatamente al rispetto delle condizioni di correttezza indicate nella norma, quindi la ditta di ricambi in questione deve fare in modo che il consumatore non venga confuso circa l’origine della parte di ricambio e gli sia ben chiaro che deriva dalla ditta Tal dei Tali e non dalla ditta Ford.

Dunque, si può dire che la legittimità dell’uso marchio altrui è subordinata a due condizioni: la prima è quella della corrispondenza dell’uso ad una semplice funzione descrittiva del marchio rispetto al servizio od al prodotto che viene offerto e non a una funzione distintiva; la seconda è quella che l’utilizzo del marchio avvenga in ogni caso nel rispetto di quei profili di correttezza professionale che sono posti a salvaguardia del mercato, che non deve essere turbato da una confusione o, da un inganno verso il pubblico circa la natura e la provenienza del bene e del servizio offerto.

 

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